Znaki towarowe a nazwisko projektanta: Kiedy prawo ochronne może wygasnąć?

Znaki towarowe pełnią kluczową rolę w obrocie gospodarczym – pozwalają odróżniać towary i usługi jednego przedsiębiorcy od innych, budować renomę marki oraz zdobywać zaufanie konsumentów. W wielu branżach – szczególnie w modzie, designie czy kosmetyce – znakiem towarowym bywa nazwisko samego twórcy.

Co dzieje się, gdy projektant traci związek z marką?

Ale co się dzieje, gdy taki znak zostaje przeniesiony, a projektant traci z nim realny związek? Czy nadal można go używać na dotychczasowych zasadach? I czy prawo przewiduje granice takiego używania?

To właśnie analizował Rzecznik Generalny TSUE w opinii w sprawie C-168/24. Sprawa może mieć istotne znaczenie praktyczne zarówno dla twórców, którzy zdecydowali się „zbyć swoje nazwisko”, jak i dla przedsiębiorców, którzy nabyli prawa do takich znaków.

Spór projektanta z nowym właścicielem znaku

Sprawa dotyczy sporu pomiędzy francuską spółką PMJC a projektantem mody Jean-Charlesem de Castelbajac. Po ogłoszeniu upadłości jego spółki, prawa do znaków towarowych z jego nazwiskiem zostały przeniesione na PMJC. Projektant współpracował z nowym właścicielem znaków do końca 2015 r., a następnie rozpoczął własną działalność pod swoim nazwiskiem.

W 2018 r. PMJC zarzuciła mu czyn nieuczciwej konkurencji polegający na pasożytnictwie. Projektant odpowiedział pozwem wzajemnym, domagając się stwierdzenia wygaśnięcia praw PMJC do spornej serii znaków towarowych. Jego zdaniem spółka używała tych znaków w sposób wprowadzający konsumentów w błąd – sugerując, że nadal ma on z nimi coś wspólnego.

Wyrok sądu apelacyjnego i pytanie prejudycjalne

Sąd apelacyjny w Paryżu przyznał mu rację, uznając, że znak, który wywołuje fałszywe wrażenie współpracy projektanta, może utracić ochronę. Sąd kasacyjny, rozpatrując skargę PMJC, skierował pytanie prejudycjalne do TSUE.

Warto przypomnieć, że zgodnie z art. 20 lit. b dyrektywy 2015/2436 mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych, znak towarowy może wygasnąć nie tylko z powodu braku używania przez 5 lat, ale również, gdy jego używanie wprowadza odbiorców w błąd co do charakteru, jakości lub pochodzenia towarów lub usług.

Linia obrony PMJC i precedens sprawy Emanuel

PMJC powołała się na wyrok TSUE w sprawie Emanuel (C-259/04), gdzie Trybunał orzekł, że samo zerwanie więzi z projektantem nie oznacza automatycznego wprowadzenia w błąd. Według tego orzeczenia, samo nazwisko w znaku nie musi sugerować osobistego zaangażowania twórcy.

Trybunał wskazał, że nawet jeżeli na decyzję przeciętnego konsumenta o zakupie odzieży oznaczonej znakiem towarowym zawierającym nazwisko projektantki (w przywołanej sprawie “ELIZABETH EMANUEL”) mogło mieć wpływ jego wyobrażenie, że projektantka miała swój udział w procesie projektowania, to określone cechy tych towarów i ich jakość gwarantowane są i tak przez przedsiębiorstwo będące właścicielem tego znaku towarowego.

W konsekwencji, użycie nazwiska projektanta nie może być samo w sobie uznane za mogące wprowadzić odbiorców w błąd co do charakteru, jakości lub pochodzenia geograficznego oznaczanego nim towaru.

Rzecznik TSUE: użycie znaku może być wprowadzające w błąd

Z przedstawioną interpretacją nie zgodził się Rzecznik Generalny TSUE. Jego zdaniem sprawa C-168/24 ma inny charakter – należy zbadać, czy użycie znaku faktycznie prowadzi do błędnego przekonania odbiorców, że projektant wciąż uczestniczy w tworzeniu produktów. Jeżeli tak – prawo ochronne może wygasnąć.

Co więcej, użycie nazwiska projektanta nie daje automatycznej ochrony przed zarzutem wprowadzania w błąd. Jeśli odbiorcy sądzą, że projektant jest zaangażowany, a tak nie jest, to przy świadomym działaniu właściciela, które podtrzymuje to wrażenie, ochrona może zostać cofnięta.

Art. 20 lit. b dyrektywy 2015/2436 w praktyce

Rzecznik zauważył, że art. 20 lit. b dyrektywy ma charakter ogólny. Odnosi się on nie tylko do cech fizycznych produktów, ale także innych aspektów wywołujących błędne przekonanie konsumenta. Sposób używania znaku ma kluczowe znaczenie – nie tylko okoliczności towarzyszące jego rejestracji.

Przeciwne stanowisko prowadziłoby do sytuacji, w której znaki zawierające nazwiska nigdy nie mogłyby być uznane za wprowadzające w błąd, co byłoby sprzeczne z celem dyrektywy. Kluczowe jest bowiem nie samo brzmienie znaku, lecz sposób jego rzeczywistego używania i jego wpływ na odbiorców.

Fałszywe wrażenie u konsumenta może kosztować prawo ochronne

Rzecznik Generalny TSUE podkreśla, że aby używanie znaku towarowego zostało uznane za wprowadzające w błąd, muszą istnieć konkretne dowody, iż właściciel świadomie wywoływał fałszywe wrażenie istnienia więzi z pierwotnym twórcą marki.

Co więcej, intensywność takich działań musi być na tyle duża, aby przeciętny konsument identyfikował oznaczone produkty z osobą projektanta, mimo że ten nie ma już żadnego rzeczywistego związku z marką.

Dlaczego sprawa Jean-Charlesa de Castelbajac powinna zainteresować każdego właściciela marki?

Zdecydowaliśmy się napisać o tej sprawie, ponieważ jej wynik może mieć istotne znaczenie zarówno dla twórców (projektantów), którzy przenoszą swoje prawa do znaków towarowych, jak i dla przedsiębiorców, którzy je nabywają.

Sprawa ta pokazuje, jak ważne jest, aby używanie znaków towarowych nie wprowadzało konsumentów w błąd, ponieważ może mieć to negatywny wpływ na ich dalszą ochronę prawną. Potrzebujesz pomocy przy ochronie znaku towarowego?

Prowadzisz markę opartą na nazwisku? A może rozważasz przejęcie znaku towarowego? Skonsultuj się z nami, zanim podejmiesz decyzję – wspólnie pomożemy Ci zadbać o trwałą ochronę Twojej marki.